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有关实用新型专利申请的注意事项

来源: 三友   发布日期:2020.08.24 浏览次数(28)
当前,中国、日本、德国、韩国、法国和澳大利亚等国家具有实用新型专利申请类型。各国对于实用新型专利申请,通常采用类似于注册的形式(即形式审查)进行审查。而这样的审查制度决定了实用新型专利申请具有审查周期短、维护费用低等优势。并且在授权以后的法律纠纷程序中,在专利技术本身水平过硬的情况下,实用新型专利权与发明专利权一样,具有同等的法律效率。
基于这些优势,实用新型专利申请一直备受国内申请人青睐。近年来,外国申请人也展示出热忠于实用新型专利申请的势头。
外国申请人向中国申请实用新型专利申请,有相当一部分是通过PCT条约进入的。以这种方式进入中国的实用新型专利申请,经常涉及到19条修改、28/41条修改等修改程序,这对中国初审员来说,也算是比较新的业务,因此经常出现审查员在审查时,发现不了还存在着19条修改文本或28/41条修改文本,然后在原始申请文本的权利要求书的基础之上进行审查,进而基于该原始权利要求书发出有关多项引用的补正通知书。
但实际情况是,在修改后的19条修改或28/41条修改文本中,并不存在审查员声称的多项引用的缺陷。在这种情况下,通过陈述意见来告知审查员文本有误,就能够有效应对补正通知书。在此,笔者还是真诚地希望初审员在审查时能够首先查看是否有修改项目,在确定正确的文本以后再做审查,以避免发出类似的无效的补正通知书。
为了促进实用新型专利申请的顺利审查,笔者总结了以下注意事项,与大家分享。

1

关于说明书摘要



说明书摘要包括文字部分和摘要附图两部分。
中国专利法实施细则第23条规定了:说明书摘要应当写明实用新型的名称,文字部分不得超过300个字。
说明书摘要的主要功能是公众披露检索信息,它并不作为申请文件原始公开的内容。为了方便全面地检索,要求说明书摘要能反应全部技术内容,也就是包括实用新型的名称,并且摘要中的名称必须与说明书中的实用新型名称一致。因此在说明书摘要中,可以在开头写上主题名称,这样会便于在授权公告流程中,将该名称布置在实用新型授权公布文本中的[54]实用新型名称这一栏目中。
法条规定说明书摘要的文字部分应在300字以内,设定该字数的原因是[57]摘要这一栏目中,空间也是有限的。在摘要超过300字的情况下,难以将其正常地排版在该项栏目下。

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大家都知道,字数和字符数是两个不同的指标。当摘要当中只有汉字和标点时,字数和字符数通常会保持一致,这时,我们要按照法条规定的300字的上限来组织摘要;而当摘要中,除了汉字、标点以外,还包括数字、括号、字母甚至公式等时,字数会明显少于字符数,在这种情况下,审查员是按照字符数来审查摘要字数的,当前审查员能接受的字符数上限350个字符,这350个字符包括所有的括号、标点、数字和字母等。

在作业过程中,在发现说明书摘要的字数在300字以上(字符数是350符以上)时,有时会为了避免进行不经客户允许而直接删减说明书摘要的操作,作业人会将说明书摘要里的众多的全角括号转换成半角括号,从而将字数控制在300字以内,这也同样能将字符数控制在350字符以内。但是,这种处理方式并不能真正的销减字数或字符数。原因在于:在提出申请时提交的说明书摘要是PDF版本,在国家知识产权局收到该文件之后,在进行代码化的过程当中,这些半角的括号将又会被重新识别成全角括号,在这种情况下,说明书摘要的字数和字符数将会恢复成原始的超标状态。除非提交申请时,就提交了xml格式的说明书摘要,这样将不需要国家知识产权局的代码化处理过程。但是,目前通过xml格式提交新申请的方式并没有被普遍采用。

所以,笔者建议大家在作业中,如果摘要包括了汉字、标点、数字、括号和字母等而导致字数和字符数明显不一致时,可以将注意力锁定在审查员关注的字符数上,并且将字符数控制在350字符以内,这将是较为稳妥的处理方式。在通过PCT条约进入中国的实用新型专利申请中,可以通过28/41条修改,一并对摘要的名称和字符数进行修正。

2

关于权利要求书


实用新型专利申请的权利要求书中,每项权利要求都必须用“其特征在于”、“其特征是”这两个专用词语当中的一者来进行分界。“其特征在于”、“其特征是”是专利法实施细则第21条规定的专用词语,该专用词语中的“其”永远专一地指代主题名称,没有任何其它可能,大家不必怀疑这里的“其”会出现不清楚指代谁的问题。

笔者不建议使用“其中”、“主题的特征在于”这类的分界词,因为这样的分界词在实用新型专利申请的审查中,会有不被审查员接受的情况,建议只采用前面的“其特征在于”、“其特征是”这两者之一。

3

关于说明书

实用新型专利申请的说明书中,在实用新型内容部分中,一定是要包括各个独立权利要求。

首先,实用新型内容部分的这些独立权利要求,是从权利要求书中的各独立权利要求拷贝而来。这样能保证该内容与权利要求书中的各独立权利要求严格一致。如果说明书中原来包括了与各独立权利要求相对应但表达有差异的段落,可以把这些段落分别放在拷贝的各独立权利要求之前,作为对各独立权利要求的简要介绍,即使二者略有重复,也并无大碍,但至少能保证在实用新型内容部分包括与各独立权利要求完全一致的内容。

其次,如果在经得委托人许可的情况下,把全部的从属权利要求拷贝到实用新型内容部分中,也是非常保险的处理方式。当然在未经委托人许可而不能进行此项操作的话,不拷贝也无防,毕竟当前初审员对于这部分内容的关注度是在持续下降的。

另外,关于实施方式部分,当前初审员对于说明书和说明书附图中的标记的审查也是比较认真的。对此,笔者建议对照说明书附图阅读实施方式,将实施方式中的涉及到的附图标记用红笔一一画在说明书附图上。这样,说明书附图中没有被画上圈的附图标记(例如下图中的标记75),就是在说明书附图绘示了但在说明书中没有记载的附图标记。与此同时,在说明书附图上找不到的附图标记,刚好是说明书中有记载但是附图中未绘示的附图标记。通过这种查找方式,不恰当的附图标记一目了然。在发现这些目标之后,或者删除说明书附图中多余的附图标记,或者删除说明书中多余的附图标记,或者在说明书附图加注新的附图标记,都是可以的。

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4

关于说明书附图


对于实用新型审查员来说,毕竟只针对不需要检索就能明显判定不具有新颖性的情况进行审查,国家知识产权局的工作系统,给实用新型审查员所开设的权限也比实审员会少一些,有一些初审员表示他们没有权限操作系统中的附图。

在这种情况下,如果在提出申请时,基于PCT条约第28/41条的规定,提交了修改的单独的一张附图的话,初审员可能没有办法将这张单独的图存取出来,再重新替换到说明书附图当中,笔者也确实接到过审查员这类的求助电话。

因此,笔者考虑,在提交实用新型专利申请时,在有修改的单页附图的情况下,最好能提交两套附图一套是原始的说明书附图一套是替换了该单页附图的说明书附图,这样会方便初审员审查。另外,笔者也希望国家知识产权局给予初审员开设必要的权限,以方便操作。

5

结束语


笔者相信,在以上几方面多加关注,将会更有利于减少补正通知书的数量,促进实用新型专利申请的顺利审查,对于缩短实用新型专利申请的审查周期也会有所帮助,为了中国专利事业而认真、努力,是每一名专利代理师一生的毕修课,谨以此文共勉。

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